Procedure di registrazione marchi

Il Marchio di impresa

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio, differenziandoli da quelli dei propri concorrenti con prodotti o servizi simili o affini. Ai sensi del “Codice della Proprietà Industriale” (D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii.) possono costituire marchio di impresa:

• le parole (compresi i nomi propri di persona)          
• i disegni     
• le lettere e le cifre                
• i suoni        
• la forma del prodotto o della sua confezione           
• le combinazioni o le tonalità cromatiche    
• i profumi  
• combinazione di immagini e di suoni (file audiovisivo)

 purché abbiano le seguenti caratteristiche:

1. Novità: siano diversi da marchi già registrati, o da un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini di altri, nel medesimo territorio in cui si intende contraddistinguere con il marchio i propri servizi o prodotti.

2. Capacità distintiva: siano capaci di distinguere i prodotti o i servizi da quelli di altre imprese. Non possono costituire, per esempio, oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (specie, qualità, quantità, destinazione, valore, la provenienza geografica etc.).

3. Liceità: non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, oppure non siano ingannevoli per il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, o ancora il cui uso non costituisca violazione di un diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di altri.

La durata della protezione del marchio è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione e, salvo in caso di rinuncia del titolare e previo effettivo uso entro i 5 anni dalla registrazione, ad ogni scadenza può essere rinnovato per periodi consecutivi di 10 anni.

Il deposito dei marchi in Italia è gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Italia aderisce inoltre:

• al sistema del Marchio dell’Unione Europea (MUE, Marchi (europa.eu)), che consente con un'unica registrazione di ottenere protezione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (attuali e futuri).
  Tale sistema è gestito dall'Ufficio EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

• al Sistema di Madrid (Madrid – The International Trademark System) che consente di procedere con una estensione internazionale della protezione di un marchio nazionale attraverso l’ufficio WIPO (World International Patent Office).

Procedure di richiesta per la registrazione di un marchio

Per sottomettere una richiesta di registrazione di marchio, è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo “Richiesta registrazione marchio”, disponibile alla pagina web https://www.cnr.it/it/modulistica-documenti (sezione Modulistica IPR) e inviarlo all’Unità Valorizzazione della Ricerca (Cnr-Uvr) tramite la piattaforma https://brevetti.cnr.it/brevetti/external/Home.do, accessibile autenticandosi con le proprie credenziali Siper.

La procedura inizierà con l’identificazione e l’assegnazione del Referente IPR che sarà responsabile dell’istruttoria interna propedeutica alla registrazione di un nuovo marchio e che supporterà i proponenti con chiarimenti, approfondimenti ed eventuali perfezionamenti della richiesta sottomessa.

Il Referente IPR analizzerà la richiesta, verificherà se sussistono i requisiti per la registrazione di un marchio sulla base della normativa vigente, nello specifico la novità e la distintività del nome/logo che si intende proteggere, e condividerà i risultati ottenuti con i proponenti.

In caso di conclusione positiva dell’istruttoria interna, saranno valutate le più efficaci strategie di registrazione per il marchio (Italia, Europa, altri Paesi), quindi verrà individuato un “mandatario marchi”, un professionista abilitato appartenente all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale cui Cnr-Uvr affiderà le attività di registrazione del nuovo marchio. Cnr-Uvr curerà i rapporti con il mandatario marchi nonché tutti gli adempimenti successivi.           

Si ricorda che la registrazione di un marchio fa acquisire al Cnr il diritto di utilizzare in esclusiva il segno protetto, nonché la facoltà di vietare a terzi l’uso di un marchio identico o similare, per prodotti o servizi affini a quelli rivendicati nella registrazione e nel territorio di validità del marchio.  È pertanto necessario valutare se i prodotti/servizi che si intendono connotare con un marchio siano effettivamente destinati ad un pubblico e necessitino di una connotazione di esclusività e distintività, soprattutto per lo svolgimento di attività con finalità commerciali o che richiedano una chiara identificazione del fornitore del prodotto/servizio.  

Ai sensi del “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca del Cnr”, è considerato autore del marchio il personale identificato come tale durante l’istruttoria interna condotta dall’Uvr, ovvero il personale Cnr, strutturato e non strutturato, che ha ideato il logo/nome e/o ha generato un risultato della ricerca suscettibile di tutela attraverso marchio d’impresa. Nel caso di autori plurimi, verrà loro richiesto di designare un autore di riferimento per i rapporti con il Referente IPR, l’iter di istruttoria interna e le successive procedure di registrazione.  
Occorre prestare particolare attenzione all’identificazione degli autori del marchio in quanto, seppure i loro nominativi non possano essere esplicitati nei documenti formali di registrazione presso gli Uffici Marchi nazionali e/o internazionali, sono considerati per l’eventuale riconoscimento dell’equo premio, come previsto dal Regolamento IPR.

Nel caso di marchi concepiti congiuntamente con soggetti terzi, Cnr-Uvr avrà cura di coordinarsi con tali soggetti per definire e stipulare appositi accordi per la gestione dei diritti congiunti derivanti, secondo le specificità del caso.

A meno di obiezioni formali da parte degli Uffici Marchi o di obiezioni alla registrazione sollevate da terzi, durante il periodo di opposizione previsto dalla normativa vigente, il marchio viene generalmente concesso nell’arco di qualche mese, senza richiedere ulteriori azioni, valutazioni o sostenere costi sino allo scadere del suo periodo di validità.  Unico adempimento previsto è l’obbligo di utilizzo del marchio entro 5 anni dalla prima registrazione e per tutto il successivo periodo di vigenza del titolo. Si invitano pertanto i proponenti a tenere traccia puntuale degli usi del marchio, perché tale documentazione potrà essere richiesta dagli Uffici Marchi, allo scadere dei 5 anni dalla data di prima registrazione, nonché per tutta la durata del marchio ed eventuali rinnovi.

I Referenti IPR rimangono a disposizione per approfondimenti in merito all’opportunità di registrare un nuovo marchio, sulle modalità di registrazione e ogni altra informazione sia necessaria ai fini delle valutazioni legate alla tutela di un segno/logo distintivo.

Per informazioni e approfondimenti, contattare lo Staff IPR dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (Cnr-Uvr)