Procedure di deposito brevetti

Brevetti per invenzione industriale

Il “Brevetto per invenzione” è il titolo giuridico che assicura al relativo titolare il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione, nel territorio di vigenza del brevetto e per un periodo di tempo limitato (massimo 20 anni).

In Italia la normativa di riferimento in materia di brevetti è il D.Lgs. n. 30/2005 recante il “Codice della Proprietà Industriale" (CPI) e sue modifiche di cui alla Legge 102/2023  (in vigore dal 23/08/2023), che normano, oltre al Brevetto per invenzione, anche altri Diritti Proprietà Industriale, quali i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i design industriali e i marchi.

Il CPI non fornisce una definizione di “invenzione”, ma elenca una serie di fattispecie che non possono essere considerate tali e pertanto sono escluse dalla brevettabilità: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori e le presentazioni di informazioni. (Per approfondimenti si rimanda all’Art. 45 del CPI).

I requisiti necessari per ottenere un Brevetto per invenzione sono stabiliti dal CPI stesso e sono:

a) novità: l’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica, cioè non deve essere stata resa accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante divulgazione scritta od orale, una utilizzazione o tramite altri mezzi (cfr. Art 46 del CPI): 

b) attività inventiva: l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato dell’arte per una persona esperta del ramo (cfr. Art. 48 CPI)(Per approfondimenti consulta l’Art. 48 del CPI).

c) applicazione industriale: l’invenzione deve essere riproducibile a livello industriale, dunque il suo oggetto deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. (cfr. Art. 49 del CPI)

L’invenzione inoltre non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume e, all’atto di deposito della domanda di brevetto, deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Il sistema brevettuale in Italia è gestito dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Modelli di utilità

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i risultati della ricerca costituiti da nuovi modelli che possano fornire a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o praticità d'impiego, grazie ad una specifica conformazione, disposizione, configurazione o combinazioni di parti.

Il Modello di Utilità si distingue dal Brevetto per Invenzione essenzialmente per l’attività inventiva, in quanto l’apporto “creativo” è limitato alla maggiore utilità di un prodotto già esistente. Inoltre, si differenza dai modelli industriali, definiti nel nostro ordinamento come modelli e disegni, che rappresentano trovati meramente estetici e non funzionali.

Anche per il Modello di Utilità, i diritti di esclusiva sono riconosciuti per un periodo di tempo limitato (massimo 10 anni).

In Italia l’autorità competente in materia di modelli di utilità è la  Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM)  del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Procedura di deposito di Brevetto per Invenzione o di Modello di utilità

Per avviare una procedura di valutazione finalizzata alla tutela di un risultato della ricerca tramite  deposito di Brevetto/Modello di utilità, è necessario compilare il Modulo “Comunicazione preliminare di invenzione”, disponibile alla pagina Documenti utili e modulistica (sezione Modulistica IP), e sottometterlo alla Unità Valorizzazione della Ricerca e Innovazione (UVRI) tramite la piattaforma sicura dedicata, https://brevetti.cnr.it/brevetti/external/Home.do, accessibile autenticandosi con le proprie credenziali SIPER.
Si invita il Personale CNR che ha contribuito alla generazione del risultato (Inventori) ad informare i direttori di Istituto e Dipartimento di afferenza dell’interesse alla tutela del risultato e della sottomissione a UVRI, in quanto potrebbero essere coinvolti in alcune fasi dell’istruttoria di valutazione.

In base al settore tecnico-scientifico di riferimento del risultato, UVRI individuerà un Referente per la proprietà intellettuale (PI), che sarà responsabile della valutazione propedeutica all’eventuale deposito di una nuova domanda di Brevetto/MdU.

Qualora necessario allo studio del caso ed alla analisi di fattibilità della tutela della proprietà intellettuale, il Referente PI potrà richiedere agli Inventori integrazioni e chiarimenti rispetto a quanto contenuto nella Comunicazione preliminare di invenzione, al fine di indirizzare correttamente la valutazione e l’istruttoria interna, eseguire la dovuta ricerca sullo stato dell’arte (letteratura brevettuale), valutare la solidità dei requisiti tecnici oggettivi per procedere alla eventuale tutela, raccogliere gli elementi necessari alle valutazioni di opportunità preliminari al deposito.

L’Istituto di appartenenza del personale inventore può esprimere un parere sull’opportunità di tutelare il risultato, evidenziando strategicità e/o particolari criticità.

In caso le valutazioni e l’istruttoria si concludano con esito positivo, il Referente PI suggerirà le modalità più opportune di procedere al primo deposito di domanda di Brevetto per Invenzione/Modello di Utilità^[1] ed individuerà i professionisti (“Mandatari”) a cui affidare l’incarico di redazione del testo e di deposito della domanda di tutela. Per ulteriori informazioni sulle procedure e sulle spese connesse alla tutela, si rimanda al Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca del Cnr (Regolamento PI).

Nel caso in cui l’invenzione sia stata concepita con il contributo di personale inventore dipendente da altri soggetti, UVRI negozierà e gestirà un accordo di contitolarità, gestione congiunta e valorizzazione del DPI con tali soggetti (“Contitolari”).

Qualora l’istruttoria si concluda con esito negativo, UVRI potrà proporre forme alternative di protezione del trovato o suggerire indirizzi di approfondimento scientifico-tecnologico per favorire una futura tutela; troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui all’Art. 11 comma 4 del Regolamento PI e relativi rimandi.

Estensione, mantenimento e abbandono

Intorno allo scadere del 10° mese dalla data del primo deposito, UVRI riceverà dalla relativa autorità competente (UIBM, EPO, WIPO, ecc.) un rapporto di ricerca, corredato da un parere scritto in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi di tutela.

Tale parere scritto sarà condiviso con gli Inventori ed esaminato insieme al Referente PI e al professionista incaricato (“Mandatario”). In tale occasione, verranno anche raccolti ulteriori elementi necessari alla valutazione  sull’opportunità di dare seguito alle procedure di tutela, quali, ad esempio, eventuali riscontri e interessi di mercato sul risultato tutelato, progetti e collaborazioni attive che ne prevedano l’impiego, nonché le volontà e gli interessi di eventuali Contitolari. Tali elementi verranno illustrati alla Commissione interna (costituita ai sensi dell’art. 16 del Regolamento PI) che valuterà l’opportunità di estensione all’estero della tutela, definendone la strategia in funzione delle specificità del caso.

Le successive decisioni in merito alla prosecuzione, concessione e mantenimento del Brevetto/MdU verrà valutata dal Referente PI insieme al  personale Inventore e dopo aver consultato il Mandatario; le relative decisioni saranno assunte da UVRI che potrà inoltre proporre l’opportunità di un contributo alla spesa da parte della struttura di appartenenza degli Inventori, sulla base di un’analisi costi-benefici, della solidità del DPI e dello stato del percorso di valorizzazione, condivisa con gli Inventori stessi.

Qualora il brevetto/MdU sia oggetto di contratto di valorizzazione (licenza, opzione…), la sua gestione sarà condivisa con il soggetto con cui è stato stipulato il contratto stesso e che sosterrà direttamente le spese relative alla tutela, salvo casi specifici.

Ai fini di una gestione corretta della procedura di valutazione di opportunità di deposito e di successiva tutela e valorizzazione del Brevetto/MdU, nell’interesse dell’Ente e del personale coinvolto, si richiama l’attenzione su alcuni elementi fondamentali:

• Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca sono tenuti ad assoluta riservatezza almeno fino all’eventuale deposito del DPI.  Laddove necessario, sarà sottoscritto un apposito impegno di confidenzialità.
• Tempistiche:  fermo restando quanto stabilito dal Regolamento PI, i tempi per il deposito di una domanda di brevetto/MdU sono variabili e dipendono principalmente dalla disponibilità delle informazioni e dei soggetti coinvolti nel processo (personale inventore, Mandatario, Contitolari, ecc.).

Per approfondimenti si rimanda al Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca del Cnr.

Per informazioni, contattare l’IP Staff  dell’Unità Valorizzazione della Ricerca e Innovazione.

[1] Il 1° deposito avviene normalmente tramite una domanda italiana di brevetto. Primi depositi con procedure diverse dal deposito di una domanda italiana di brevetto (EPO, PCT, USPTO o altro) possono essere autorizzate in via eccezionale come definito all’art. 13 comma 2 del Regolamento PI.